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跨國專利戰 小蝦米找到對抗大鯨魚的新武器

跨國專利戰 小蝦米找到對抗大鯨魚的新武器
雃博總經理李永川(中)和律師周延鵬(右)聯手演出「對抗大鯨魚」戲碼。

李洵穎

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資料室

871期

2013-08-29 13:43

雃博,一年營收規模不過新台幣十多億元的氣墊床及呼吸治療器公司,三年前積極主打「APEX」自有品牌,去年才進軍美國市場,沒想到第一役就遇上專利訴訟,被澳洲業者、美國那斯達克掛牌公司ResMed控告侵害七項專利權。

電子業互告侵權的案例屢見不鮮,從蘋果告三星,或是宏達電、蘋果間的專利訴訟,都是近年來受矚目的例子。不過,就在八月中,一家台灣生醫器材公司雃博槓上了比自己規模大三十倍的大廠瑞思邁(ResMed),引起市場注意。

雃博,一年營收規模不過新台幣十多億元的氣墊床及呼吸治療器公司,三年前積極主打「APEX」自有品牌,去年才進軍美國市場,沒想到第一役就遇上專利訴訟,被澳洲業者、美國那斯達克掛牌公司ResMed控告侵害七項專利權。

ResMed是全球睡眠治療大廠之一,一年營業額也同樣是十多億元,只不過幣別是美元。

雃博總經理李永川說,當初接獲被告通知時很錯愕,第一個念頭是:「怎麼會是我?」「雖然(雃博)規模不大,但對方會來告,顯然我們對它(ResMed)也是個威脅。」ResMed不但以巨人姿態控告雃博,甚至請來的律師更是蘋果控告宏達電的專利訴訟團隊,要一次擊垮雃博的意圖明顯。


另闢戰場
新戰線節省時間與金錢

 

李永川到處尋求科技業朋友提供經驗,結果得到的建議多數都是「乾脆付權利金」、「退出美國市場」等消極作法。但他不甘心就此妥協,便向世博科技顧問公司執行長周延鵬請益。周延鵬是李永川多年鄰居,「他就住在我家樓上,」也是鴻海集團的前法務長,專利經驗豐富。在周延鵬主導下,雃博和ResMed專利訴訟攻防就此展開。

周延鵬對他說:「在國際專利訴訟戰場有兩個原則,第一、你被告,代表你是somebody;第二、被告了,就一定要告回去,否則就只能乖乖地付一輩子權利金。」在周延鵬指點下,李永川決定與ResMed正面對決。

而其對決的戰略,則是「在不利的戰場速戰速決,另闢具有優勢的新戰場」。首先,雃博與ResMed的專利訴訟開端起於今年三月底,照以往案例,這樣的訴訟至少必須走十四到十六個月,雃博決定,在這條戰線上快速脫離戰場,向美國國際貿易委員會(ITC)承諾不進口侵權產品至美國,以獲取ITC同意終止調查,讓ResMed白忙一場。

另一方面,雃博則積極另開一條主動攻擊的新戰線。八月中旬,雃博反提ResMed六項專利無效,並向美國專利商標局(USPTO)提出「多方複審(IPR)」申請,化被動為主動。

「簡單的說,就是我們把戰線從ITC轉到IPR。」如果在IPR這個戰場獲得勝利,那麼,ResMed的專利權不存在,自然也就沒有所謂的「侵權」問題,雃博可以自由進入美國市場。因為已有長期蒐證,雃博對ResMed的六項專利無效性很有把握,更重要的是,IPR這個戰場,對於「小蝦米」格外有利。

首先,按照過去廠商間專利訴訟實務統計,當專利權利人向美國聯邦法院控告國外廠商侵權並要求ITC調查時,ITC最終多半會主張專利有效,也就是通常對提告廠商較為有利。而這次雃博所採用的IPR程序,是第三方用於挑戰現行專利權有效性的程序,第三方只要能夠向美國專利商標局提出專利無效的證明,美國專利商標局接受的機率不低。

其次,以訴訟時間來說,走ITC程序平均耗時十四至十六個月,而IPR約一年就可確定專利是否無效。更重要的是,以訴訟成本來說,IPR平均介於五十萬到八十萬美元,如果是打ITC的專利權官司,費用可能高出五倍以上。

 

雃博


新法上路
已有十件專利確認無效


周延鵬表示,這一條有利於「小蝦米」的專利權訴訟戰新工具,來自於去年九月生效的美國AIA法案新條款:「任何人都可以質疑發明人的發明而提出審查要求」,自新法上路以來,至今已有十件左右的專利確認無效。台灣先前曾有台積電循新制度提出專利無效案件,目前仍在進行中;雃博這次一口氣提出六項專利無效案件,以數字來說,算是台廠最大動作。

除了提供台廠在面對侵權指控時的有利工具之外,世博國際商業法律一處總監吳俊英表示,美國AIA新制上路,也讓台廠能夠在「事前」即做好防範誤踩專利權地雷的準備。

他表示,以往廠商開發新產品時,遇到「已被申請專利但卻存在模糊空間」的技術時,往往只能冒險一試,被動等著被告之後再打官司,提出反駁證明;如今,因為「任何人都可以隨時挑戰專利權」,所以只要研究周全,就能在事前即以較低成本的方式,主動提出專利無效,拆除既有廠商或專利地痞的專利地雷。

當然,雃博與ResMed的專利權大戰尚未結束,雃博能否扳倒大鯨魚仍在未定之天;但無論如何,對於長期苦惱於專利權地雷的國內科技業者來說,這條省時省錢的新戰線,的確值得投注心力,好好鑽研一番。

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